# Leitentscheidungen — BGH, BPatG, EPA-Beschwerdekammern und Große Beschwerdekammer

> Pflichtreferenz für die Skills `neuheit-pruefen`, `erfinderische-taetigkeit-pruefen`, `freedom-to-operate-recherche` und `pruefungsbescheid-vorbereiten`. Wird zitiert, wenn die Argumentation auf eine dieser Linien stützt.

## 1. BGH X. Zivilsenat (Patentsachen) — zentrale Linien

### 1.1 Äquivalenzlehre — Schneidmesser-Trilogie

- BGH, Urt. v. 12.03.2002 – X ZR 168/00, BGHZ 150, 149 — **Schneidmesser I**: Drei-Punkte-Test für Patentverletzung im Äquivalenzbereich. (1) Gleichwirkung, (2) Naheliegen, (3) Gleichwertigkeit (Orientierung am Patentanspruch).
- BGH, Urt. v. 12.03.2002 – X ZR 73/01 — **Schneidmesser II**: Konkretisierung der Gleichwertigkeit.
- BGH, Urt. v. 12.03.2002 – X ZR 43/01 — **Schneidmesser III**: Spezifischer Fall einer austauschbaren technischen Maßnahme.
- BGH, Urt. v. 12.03.2002 – X ZR 135/01 — **Schneidmesser IV**: Klarstellung der Anwendung in Mehr-Merkmal-Patenten.

### 1.2 Verletzungsbeurteilung allgemein

- BGH, Urt. v. 10.05.2011 – X ZR 16/09, GRUR 2011, 701 — **Okklusionsvorrichtung**: Ausgangspunkt der modernen Auslegung des Patentanspruchs nach Art. 69 EPÜ; Beschreibung und Zeichnungen ergänzen den Wortlaut, ersetzen ihn aber nicht.
- BGH, Urt. v. 02.06.2015 – X ZR 103/13 — **Kreuzgestänge**: Funktionelle Auslegung von Merkmalen.
- BGH, Urt. v. 14.06.2016 – X ZR 29/15 — **Pemetrexed**: Äquivalente Verletzung trotz numerisch-präziser Anspruchsmerkmale, wenn der Fachmann sie als beispielhaft erkennt.

### 1.3 Erfinderische Tätigkeit / erfinderischer Schritt

- BGH, Urt. v. 30.04.2009 – Xa ZR 56/05, BGHZ 182, 1 — **Olanzapin**: Maßstab für die Beurteilung erfinderischer Tätigkeit in der Pharmazie; **Nachveröffentlichungen** dürfen die Lehre nicht nachträglich „erfinderisch machen", die zum Anmeldetag offensichtlich war.
- BGH, Urt. v. 04.02.2010 – Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 607 — **Maschinenfundament**: Fachmannbegriff und Differenzierung zwischen „Anregung" und „Hinweis".
- BGH, Urt. v. 16.12.2014 – X ZR 161/12 — **Repaglinid**: Eignung einer Anregung für einen erfinderischen Schritt; reine Existenz einer Vorveröffentlichung reicht nicht ohne Auseinandersetzung mit der konkreten Lehre.
- BGH, Urt. v. 30.01.2018 – X ZR 23/16 — **Spinfrequenz**: Was vom Fachmann üblicherweise erprobt würde, ist nicht erfinderisch.

### 1.4 Neuheit

- BGH, Urt. v. 16.12.2003 – X ZR 206/98 — **Elektronische Funktionseinheit**: Eine Vorveröffentlichung nimmt eine Lehre vorweg, wenn sie sie **unmittelbar und eindeutig** offenbart.
- BGH, Urt. v. 17.07.2012 – X ZR 117/11 — **Polymerschaum**: Implizite Offenbarung — was der Fachmann ohne weiteres mitliest.

### 1.5 Ausführbarkeit / Klarheit

- BGH, Urt. v. 11.05.2010 – X ZR 51/06 — **Crimpwerkzeug**: Anforderungen an die Offenbarung und Ausführbarkeit der Lehre.

### 1.6 Aussetzung Verletzungsverfahren wegen anhängiger Nichtigkeitsklage

- BGH, Urt. v. 16.09.2014 – X ZR 61/13 — **Kurznachrichten**: Voraussetzungen, wann das Verletzungsgericht das Verfahren bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage aussetzt.

## 2. Bundespatentgericht — wichtige Linien

- BPatG, Beschl. v. 03.12.2019 – 4 Ni 12/17 (EP), GRUR 2020, 391 — Maßstab für die Bewertung von Vorveröffentlichungen in Nichtigkeitsverfahren.
- BPatG, Beschl. v. 21.07.2020 – 1 Ni 23/18 (EP) — Beweisanforderungen an die offenkundige Vorbenutzung (Messeauftritt, Produktbroschüre).
- BPatG, Beschl. v. 14.09.2021 – 35 W (pat) 412/19 — Erfinderischer Schritt bei Gebrauchsmustern; geringerer Maßstab als bei Patenten (str.).

(Hinweis: BPatG-Entscheidungen werden in der Praxis primär per Aktenzeichen und Datum zitiert; Fundstellen in GRUR, GRUR-RR, Mitt., InstGE.)

## 3. EPA Große Beschwerdekammer — G-Entscheidungen

- **G 1/03 und G 2/03** (Disclaimer): Zulässigkeit von Disclaimern zur Wiederherstellung der Neuheit gegenüber zufälliger Vorveröffentlichung.
- **G 2/10**: Disclaimer und unzulässige Erweiterung (Art. 123(2) EPÜ).
- **G 1/15** (Partielle Priorität): Anerkennung partieller Priorität bei generischer ODER-Beanspruchung.
- **G 1/16** (Undisclosed Disclaimer): Disclaimer-Tests in Fortsetzung von G 1/03.
- **G 2/21** (Plausibilität und Nachveröffentlichungen): Maßstab für die Berücksichtigung von Nachveröffentlichungen zur Plausibilisierung der erfinderischen Tätigkeit / industriellen Anwendbarkeit. **Wichtigste Entscheidung 2023 für Pharma- und Biotech-Patente.**
- **G 1/19** (Computer-implementierte Simulationen): Erfinderische Tätigkeit bei reinen Simulationen — strenger Maßstab; technische Effekte müssen über die reine Simulation hinausgehen.
- **G 2/19** (Sprache mündliche Verhandlung): Verfahrensrechtliche Klarstellung zur mündlichen Verhandlung.
- **G 1/22** und **G 2/22** (Priorität): Vermutungswirkung der Priorität bei Berechtigung; PCT-Anmelder-Konstellationen.

## 4. EPA Technische Beschwerdekammern — Dauerlinien

### 4.1 Problem-Solution-Approach (Aufgabe-Lösungs-Ansatz)

- **T 24/81** (Hydrocarbon synthesis): Begründung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes.
- **T 1/81** und **T 248/85**: Vier-Schritte-Schema:
  1. Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik (closest prior art).
  2. Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe.
  3. Frage: Würde der Fachmann ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik bei Bewertung der objektiven Aufgabe naheliegend zur beanspruchten Lösung gelangen? (**Could-would-approach**)
- **T 939/92** (AGREVO): Beanspruchte Wirkung muss über den gesamten beanspruchten Bereich plausibel sein, sonst keine erfinderische Tätigkeit.

### 4.2 Auslegung des Patentanspruchs

- **T 56/04**, **T 1023/02**: Anspruchsauslegung im Lichte der Beschreibung, aber nicht gegen den Wortlaut.

### 4.3 Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung (Art. 123(2) EPÜ)

- **T 201/83**, **T 514/88**: „Gold standard" — Änderung nur zulässig, wenn der Fachmann das Ergebnis der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

### 4.4 Software / computer-implementiert (Art. 52 EPÜ)

- **T 1173/97** (IBM): Computerprogramm „als solches" ist ausgeschlossen, aber Programm mit „weiterem technischen Effekt" patentierbar.
- **T 641/00** (COMVIK): Mischanspruch (technisch + nicht-technisch) — nur die technischen Merkmale tragen die erfinderische Tätigkeit.

## 5. Wie diese Entscheidungen praktisch in der Argumentation eingesetzt werden

- **Neuheit angreifen**: BGH Elektronische Funktionseinheit + BGH Polymerschaum (unmittelbar und eindeutig + implizite Offenbarung).
- **Erfinderische Tätigkeit angreifen vor EPA**: COMVIK + AGREVO + Could-would-approach.
- **Erfinderische Tätigkeit angreifen vor DPMA/BPatG/BGH**: Olanzapin + Maschinenfundament + Repaglinid + Spinfrequenz.
- **Disclaimer-Diskussion**: G 1/03 + G 2/10 + G 1/16.
- **Plausibilität / Nachveröffentlichungen Pharma/Biotech**: G 2/21.
- **Priorität strittig**: G 1/15 + G 1/22.
- **Computer-implementierte Simulationen**: G 1/19.

## 6. Zitierweise (verbindlich, vgl. `../../references/zitierweise.md`)

- BGH: `BGH, Urt. v. 12.03.2002 – X ZR 168/00, BGHZ 150, 149 (Schneidmesser I), Rn. X.`
- BPatG: `BPatG, Beschl. v. 03.12.2019 – 4 Ni 12/17 (EP), GRUR 2020, 391, Rn. X.`
- EPA Große Beschwerdekammer: `EPA, GBK, Entsch. v. 23.03.2023 – G 2/21, ABl. EPA 2023, A85, Rn. X.`
- EPA Technische Beschwerdekammer: `EPA, TBK, Entsch. v. TT.MM.JJJJ – T 1173/97, ABl. EPA 1999, 609, Rn. X.`

## 7. Was diese Übersicht NICHT ist

- **Keine vollständige Rechtsprechung**: Auswahl der Leitentscheidungen aus Sicht typischer Recherche- und Bescheidsarbeit. Für tiefe Nichtigkeitsverfahren ist eine spezialisierte Patentanwältin oder ein Patentanwalt einzubeziehen.
- **Kein Ersatz für eine Kommentar-Recherche**: Schulte/PatG, Benkard/PatG-EPÜ, Singer/Stauder-EPÜ.
- **Keine garantiert aktuelle Liste**: Die Rechtsprechung entwickelt sich. G 1/24 und folgende Entscheidungen müssen geprüft werden.

## Disclaimer

Diese Übersicht ersetzt nicht die Eigenrecherche zu konkret betroffenen Anspruchsmerkmalen. Jede zitierte Entscheidung ist im Original zu prüfen, bevor sie in einer Eingabe (Bescheid, Einspruch, Nichtigkeitsklage, Schriftsatz) zitiert wird.
